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如何加快中国发明专利申请的审查进度
作者:管理员    发布于:2014-07-18 14:55:50    文字:【】【】【
一、引言

    申请人通常希望尽快获得专利授权,以获得专利所能带来的诸多现实和潜在的利益。[1]目前,国家知识产权局(后称SIPO)提供了两种途径加快中国发明专利申请的审查进度:一种是SIPO与其他国家/地区专利局合作的专利审查高速路(后称PPH)合作项目;另一种是SIPO依据《发明专利申请优先审查管理办法》推出的优先审查制度。这两种制度的依据不同,适用对象、条件和范围也不同,对国内外申请人具有不同的意义,下面分别介绍。

二、PPH

    (一)PPH现状

    由于专利布局的国际化趋势,申请人在全球多个国家/地区申请专利的现象日益普遍,各个国家/地区的专利申请量不断攀升,而审查资源却无法得到同步的增长,从而导致全球范围内出现了大量的专利积压。

    专利法和专利审查虽有国界之分,但各个国家/地区的专利局对专利法的基本原理和重要概念(例如,新颖性、创造性、实用性)的把握并无明显分歧,因此,为了节约审查资源,避免重复劳动,提高审查效率,消除专利积压,专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)应运而生。

    PPH最先由日本特许厅(JPO)和美国专利商标局(USPTO)在2006年提出。国家知识产权局(简称SIPO)从2011年11月1日与日本启动双边PPH试点项目以来,相继与美国、德国、韩国、俄罗斯、芬兰、丹麦、墨西哥、奥地利、波兰、加拿大、新加坡、西班牙、葡萄牙启动了双边PPH试点项目,与英国的双边PPH试点项目也将于2014年7月1日正式启动。

    此外,世界五大专利局(欧洲专利局EPO、日本特许厅JPO、韩国特许厅KIPO、中国国家知识产权局SIPO和美国专利商标局USPTO)达成了多边协议,已于2014年1月6日启动了IP5 PPH试点项目,为期三年。

    根据SIPO的统计数据,自2011年11月启动PPH以来,SIPO每个月受理的PPH请求量在稳步增长,截止2013年12月底,共受理常规PPH请求4386件,其中JPO作为OFF的最多,为2717件,USPTO次之,为1522件,共受理PCT-PPH请求1216件,其中JPO作为OFF的最多,为760件,KIPO次之,为411件。在受理的PCT-PPH请求中,以KIPO作为OFF的申请数量超过USPTO而位列第二,这主要是因为大量美国申请人在PCT申请国际阶段使用KIPO作为其国际检索和初审单位。总体来看,PPH代表了专利审查的全球趋势,可以预期的是,中国将会与更多的国家/地区之间搭建起PPH高速路。

    (二)PPH的基本模式和流程

    PPH 是指,申请人提交首次申请的专利局(Office of First Filing, OFF)认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权,只要相关后续申请满足一定条件,包括首次申请和后续申请的权利要求充分对应、OFF工作结果可被后续申请的专利局(Office of Second Filing, OSF)获得等,申请人即可以OFF的工作结果为基础,请求OSF加快审查后续申请。

    PPH本质上是一种加快审查机制,建立在OSF利用OFF检索和审查结果的基础上,从而一定程度上减少OSF的审查负担。PPH可以带来很多好处,包括:申请得到优先处理,更快地收到第一次审查意见通知书;审查意见通知书的总次数减少,降低申请成本,尽快获得授权;在全球各地获得比较一致的权利保护范围,便于专利权的维护和行使。

    如下图所示,传统的双边PPH请求有两种基本模式:常规PPH(包括巴黎公约路径和PCT路径);PCT-PPH。此外,还有一种比较特殊的模式是PPH MOTTAINAI[2],它是一种合作更为深入的多边PPH协议,IP5 PPH本质上就是一种PPH MOTTAINAI项目。

图片1.png

    在常规PPH的两条路径中,申请人利用OFF的国内工作结果向OSF提交PPH请求;在PCT-PPH情形下,申请人利用OFF作为国际检索单位做出的书面意见(WO/ISA)或作为国际初步审查单位做出的书面意见(WO/IPEA)或国际初步审查报告(IPER)向OSF提交PPH请求。

    PPH的一般请求流程如下所示:
图片2.png
    (三)双边PPH的主要内容

    中国与14个国家的双边PPH存在一些细节差异,但主要内容基本相同,故本文以中美双边PPH为例进行说明。在双边PPH中,有四个方面必须给予足够的重视:关于对应申请的理解;参与双边PPH项目的中国申请和对应申请的权利要求的充分对应性;请求表;递交文件。

    1.关于对应申请的理解

    对于在SIPO提出PPH请求的中国专利申请,《在中美专利审查高速路(PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(SIPO)提出 PPH请求的流程》(简称“中美PPH流程”)要求其“在 USPTO 至少有一个对应申请,其具有一项或多项被 USPTO认定为具有可专利性/可授权的权利要求”。中美PPH流程根据作为OFF的USPTO的对应申请和作为OSF的SIPO的申请之间的关系,具体规定了允许的情形(附录I的图A、B、C、F、G、H、I、J、K、L和附录II的图A、A’、A’’、B、C、D、E1、E2)和不允许的情形(附录I的图D、E),以明确何谓对应申请。

    依据中美PPH流程,如果申请人希望基于USPTO的审查结果加快其中国申请,最常见的适用情形如图A、B、C所示,图I、J、K、L涉及首次申请为PCT的情形,这里不妨将其视为美国申请,毕竟PCT可以当作wildcard(通配符或百搭申请)来理解。但是,图D和E所示的情形是不允许的,这表明美国对应申请必须是首次申请,即,在其之前不得存在第三国的对应申请,否则不符合请求PPH的条件。所以,OFF中的First Filing被严格理解为首次申请。然而,中美PPH流程并未限定中国申请必须是第二个申请,也就是说,在美国对应申请和中国申请之间可以存在其他国的申请(但,该美国对应申请和中国申请之间需具有直接的联系,例如中国申请要求了美国对应申请的优先权,或是通过其他的美国申请或中国申请或无优先权要求的PCT申请而建立间接联系),故OSF中的Second Filing作宽松解释,只要在首次申请之后就可以,而不强求必须是第二个申请。

    在双边PPH的框架下,如果一件申请最先在第三国专利局提交,美国的申请以此作为优先权,那么,即使美国申请经审查被确定为可授权,在中国也不属于适格的对应申请,不得基于此提出PPH请求;依此思路,对于在中国首次递交、但在美国后来居上而率先获得授权的情形,更不得提出PPH请求。

    2.权利要求的充分对应性

    权利要求的充分对应性是参与PPH项目的基础要件之一。OSF申请的权利要求与OFF对应申请的授权权利要求满足一定的充分对应性时,OFF的工作结果对于OSF的审查才具有充分的参考意义[3],申请人方可基于该OFF的工作结果提出加快OSF申请的审查。

    具体来说,SIPO要求双方的权利要求有同样或相似的范围,或者SIPO申请的权利要求比USPTO申请的权利要求范围小。后者指的是,SIPO申请的权利要求与USPTO申请的权利要求相比增加了被SIPO申请的说明书和/或权利要求支持的特征。

    SIPO作为OSF要求参与PPH项目的中国申请必须与对应的OFF申请严格地充分对应,这是因为,在SIPO申请进入“高速公路”得到实审部门的优先审查之前,先由初审部门负责PPH的审查员来审查PPH请求以及“权利要求充分对应性”,PPH审查员不会、也没有必要对发明实质内容进行深入的分析。因此,保持中国申请和对应申请权利要求在文字上的高度一致性(与对应申请的权利要求相比增加的特征也应当与本申请说明书/权利要求的原始记载保持一致)将便利审查员对充分对应性的审查,从而利于申请人的PPH请求的批准。例如,申请人应保持双方的对应权利要求的主题名称(preamble)完全一致。权利要求的主题名称限定了发明的类型(产品或方法)以及发明涉及的具体产品或方法,在权利要求的主题名称与对应权利要求的主题名称不一致的情况下,即使权利要求记载的其他特征是相同的,审查员也有理由相信二者的范围不是充分对应的。

    为保持权利要求的充分对应性,申请人在提出PPH请求之前(或之时)可能需要对权利要求进行修改。需要注意的是,PPH项目并没有为申请人增加额外的主动修改机会,即,申请人的修改仍应满足专利法实施细则第51条第1款规定的主修时机:提出实质审查请求时以及在收到进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内。若上述主修时机已错过,申请人以请求参加PPH项目为由对权利要求进行的主动修改是不会被SIPO所接受的,相应地,PPH请求也不会得到批准。

    3.请求表

    在授权的美国申请是适格的对应申请、权利要求也符合充分对应性要求、同时中国专利申请也满足相关条件(已公开,并且进入实审阶段[4],但尚未收到审查意见通知书[5])的情况下,申请人可以通过向SIPO提交“参与专利审查高速路项目请求表”的方式提出PPH请求。

    请求表主要包含四栏内容:①参与中美PPH项目的中国专利申请的说明(申请号、申请人和发明名称);②请求参与的PPH项目说明(常规PPH或PCT-PPH);③对应美国申请的说明(申请号/专利号等、对应申请审查机构名称、与中国专利申请之间的对应关系);④附加文件清单。

    在前三栏中,需要特别注意的是,要清楚、详细地说明中国专利申请与对应美国申请之间的关系,同时需披露相关申请的信息,以便于审查员核实。举例来说,如果USPTO授权的美国申请是中国申请的优先权基础,请求参与PPH项目的是该中国申请的分案申请(也即,中美PPH流程中的图G情形),则此时申请人需在对应关系说明中清楚描述三个申请之间的关系,并披露该中国申请的申请号(或公开号或授权专利号)。

    请求表的第四栏“附件文件清单”用于向SIPO说明对应美国申请的实质审查历史以及审查过程中的相关信息,包含USPTO针对该对应美国申请发出的全部实质性审查意见通知书和发出时间,以及审查过程中的引用文件等。这些信息对于SIPO加速审查中国申请具有重要参考作用,因此SIPO对该项信息披露上的详尽以及准确性有严格的要求。例如,申请人需要一一列出对应申请的每一次审查意见通知书,除中美PPH流程中提到的非最终驳回意见(“Non-Final Rejection”)、最终驳回意见(“Final Rejection”)和授权及缴费通知(“Notice of Allowance and Fees Due”)外,还应包括分案通知(“Election or Restriction Requirements”)、上诉(“Appeal”)阶段相关意见/通知,以及授权公告以后的涉及修正权利要求中的错误的更正通知(“Certification of Correction”)等。即,只要是涉及对对应申请的实质性内容的审查/变更而作出的意见和通知,申请人都应当在请求表的该项内容中列明,以供后续审查员参考。

    与对应申请的审查意见类似,申请人也要特别注意完整、正确地填写引用文件名称[6]。在对应美国申请的审查历史中有三种披露引用文件的表格:“List of references cited by the examiner”(892表)、“List of References cited by applicant and considered by the examiner”(1449表)和“Information Disclosure Statement”(IDS表)。这三种表格中被US审查员所接受[7]的所有文件,包括美国专利/申请文件、外国专利/申请文件以及非专利文献,都必须在请求表中列明以供审查员参考。有利的是,在对应美国申请已公告时,公告文本首页上“Reference Cited”一栏下会列出上述文件,若申请人此时根据公告文本进行填写,可以大大提高效率和准确性。

    4.附件

    请求表中的第四栏“附件文件清单”下所列文件是申请人需要提交的附件,包括四项:对应申请的权利要求副本及译文;审查意见通知书的副本及译文;权利要求对应表;对应申请的审查意见的引用文件的副本。

    在PPH请求的审查中,SIPO接受英文作为译文语言,这意味着在中美PPH项目下申请人不需提交相关文件的中文译文。申请人需要提交的引用文件仅涉及具体审查意见或授权理由中引用的非专利文件,所引用的专利文件不必提交,仅为参考文件但未构成驳回理由的引用文件也不必提交。因此,事实上,需要申请人作为附件提交的引用文件是非常有限的。然而,特别需要注意的是,尽管出于便利申请人提交请求的目的,上述文件可省略提交,但申请人仍应清楚地将其列明在请求表中。

    对应申请审查意见通知书的副本一般[8]可通过USPTO的Public PAIR下载。需要注意的是,申请人需要提交的审查意见不应只包括审查意见的正文部分,还应包括正文后所附的所有附件。

    权利要求对应表用于描述权利要求的对应性关系,根据PPH流程所附的样表,对应性关系的说明包括完全相同或在对应申请的权利要求的基础上增加来自说明书和/或权利要求书的特征。增加的特征应尽量保持与说明书(或权利要求)的文字记载一致,并在对应表中清楚写明来自说明书的第几页第几段第几行和所增加技术特征的具体内容,以方便审查员核实。

    (四)IP5 PPH带来的新变化

    与之相比,IP5 PPH有了不少新变化,尤其是对OFF和OSF的理解,值得申请人和代理人注意。

    1.对应申请的理解更宽泛

    按照传统PPH的处理原则,OFF申请应当是首次申请,OSF只能利用OFF的工作结果,而不能利用第三国的工作结果。举轻以明重,OSF申请的递交更不能早于OFF申请。具体反映在中美PPH流程中,图D和E所示的两种情形是明确不允许的,因为OFF申请之前有第三国的对应申请。

    然而,《在五局专利审查高速路(IP5 PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(SIPO)提出PPH请求的流程》(简称“IP5 PPH流程”)突破了OFF必须为首次申请的原则,对OFF和OSF的理解完全摆脱了字面束缚,从而为原先的中美PPH流程中图D和E的禁止情形开了绿灯:由IP5 PPH流程的图I和J可以看出,即使IP5伙伴国申请不是首次申请,即在此之前有第三国的对应申请,也不构成对PPH适用的限制;图E、F、G更明确显示,哪怕SIPO是首次申请受理局,比IP5伙伴国申请更早递交,也没关系,只要IP5伙伴国申请先行得到授权,中国申请就可以被加速审查。这些表明,IP5 PPH对OFF和OSF采取了宽松的目的解释,OFF已经不受“首次”和“申请”的字面限制,OSF当然更不限于是“第二申请局”,二者实际上已经变成了时间顺序上的“先审查局”和“后审查局”。

    因此,原先不允许的两种情形现在已经解禁了。在IP5 PPH的框架下,申请人可以在一个国家提交申请后,以该申请作为优先权在IP5伙伴国提出相应申请,若在两个以上IP5伙伴国经审查确定具有可专利性而且保护范围不同,申请人可以基于其中任一IP5伙伴国的审查结果向SIPO提出PPH请求(如IP5 PPH流程的图I和J所示,可以预料,这以后会成为一种常见情形);申请人也可以在中国提交申请后,以该申请作为优先权在IP5伙伴国提出相应申请,只要某一个IP5伙伴国经审查确定具有可专利性,申请人就可基于此向SIPO提出加快审查请求(如IP5 PPH流程的图E、F、G所示,考虑到中外审查速度的落差,这种情形对那些在海外有专利布局的中国申请人具有积极的现实意义)。

    此外,如果在IP5伙伴国经审查确定具有可专利性,即便之前曾在IP5之外的第三国获得授权,也不妨碍利用IP5 PPH,当然,在这种情况下,申请人还可以利用与第三国之间的双边PPH来加速审查。总之,IP5 PPH的出现,使得申请人拥有了更多的选择和自由,从而可以更加灵活地处理其中国申请的加速审查。

    2.手续更方便

    申请人在IP5 PPH项目下提出加速审查请求时同样需要提交请求表以及相关附件。与双边PPH项目相比,请求表的内容没有明显改变,但需要提交的附件有所减少。如前所述,在双边PPH项目下,申请人需要提交四项附件。而在IP5 PPH项目下,若前两项附件(对应申请的权利要求副本及译文;审查意见通知书的副本及译文)可通过其他四局的案卷访问系统(例如,USPTO的Public PAIR)查阅时,除非SIPO特别要求,申请人不必提交这两项附件。然而,需要注意的是,即使不必提交某些文件,这些文件的文件名称仍必须清楚地列明在请求表中。

    (五)PPH请求的注意事项

    对广大申请人和专利代理人来说,PPH在我国是一个相对新鲜的事物,操作中出错概率较高。据统计,PPH请求在SIPO一次性获批的概率曾经一度低于30%,截止2013年8月底,PPH平均合格率为60.65%。因此,为帮助PPH请求顺利获得批准,笔者给出如下建议:
    1.当双边PPH和IP5 PPH并存时,应优先选择IP5 PPH,因为其适用范围更大,手续更方便。
    2.提出PPH请求前要把握主动修改时机,确保权利要求的充分对应。
    3.细心格外重要。在PPH的各事项中,除修改权利要求以达到充分对应要求外,一般不涉及实体问题,因此必须注重细节,确保表格中的每一项以及附件传送都准确无误。
    4.在国外收到授权通知书后,不宜匆匆地在中国提出PPH请求,最好是获得授权公布文本后进行,因为提交内容少,可以降低出错概率,从而提高获批成功率。
    5.一旦PPH请求被驳,要尽速与审查员取得联系,准确了解问题出在哪里以及如何改正才能克服,以确保利用第二次机会获得成功。

三、优先审查制度
    (一)优先审查制度的历史演变

    SIPO受理发明专利申请之后,除特殊情况外,应当按照接收的先后顺序进行审查,不能先易后难,也不能随机抽取优先处理,更不能将难审的申请一直压着不进行审查。

    《审查指南》第二部分第八章3.4.2规定了三种特殊处理,其中第一项规定:对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请,由申请人或者其主管部门提出请求,经专利局局长批准后,可以优先审查,并在随后的审查过程中予以优先处理。

    虽然《审查指南》规定了这一优先审查制度,但由于要求“对国家利益或者公共利益具有重大意义”和“专利局局长批准”,故不易操作,在实务中十分罕见。而PPH主要是方便外国申请人,并未充分考虑到国内申请人的利益。正因如此,SIPO在2012年公布了《发明专利申请优先审查管理办法》(后称《管理办法》)并开始实施优先审查制度。

    (二)优先审查制度的适用对象和范围

    《管理办法》明确规定“对于同意进行优先审查的发明专利申请,国家知识产权局应当及时处理,并自同意优先审查请求之日起三十个工作日内发出第一次审查意见通知书”以及“自优先审查请求获得同意之日起一年内结案”。

    通常情况下,一件发明专利申请在收到进入实质审查阶段通知书后,往往需要一年至两年的时间才能收到第一次审查意见通知书,此后仍需一年半至两年甚至更长的时间才能结案。所以,《管理办法》规定的优先审查制度在速度上具有明显优势。

    《管理办法》并未明确排除外国申请人的参与,但第三条规定,依据国家知识产权局与其他国家或者地区专利审查机构签订的双边或者多边协议开展优先审查的,按照有关规定处理,不适用本办法。鉴于目前中国已经与世界上很多主要专利局建立了PPH合作项目,它们就被排除在优先审查制度的大门之外。其次,即使外商符合第三条,也未必符合第四条的证据材料要求(重要专利申请或对国家利益或者公共利益具有重大意义)。此外,第七条要求申请人到省级局办理优先审查手续(由省、自治区、直辖市知识产权局审查并签署意见和加盖公章),这使得外国申请人基本处于“没人管”的地带。

    值得注意的是,由于SIPO目前的审查资源相对于案量而言并不宽裕,所以优先审查制度有“配额”限制。《管理办法》第五条规定,对发明专利申请进行优先审查的数量,由国家知识产权局根据不同专业技术领域的审查能力、上一年度专利授权量以及本年度待审量等情况确定。因此,申请人提出优先审查请求,并非一定能够得到批准。

    综上,对于国内申请人,如果其申请涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、低碳技术等领域,可以考虑走优先审查途径。如果在中国首次申请之后就相同技术主题向其他国家或地区提出后续申请,可以先在中国通过优先审查途径获得授权,然后以此为基础向其他国家或地区通过PPH方式加快外国的对应申请,这样就将中国的优先审查制度和国际流行的PPH制度完美结合起来了,有助于尽快实现全球专利布局。

四、结语

    PPH和优先审查制度均无需缴纳额外的官方费用,但由于其法律依据并未纳入到专利法和实施细则中,因此,如果提出的请求最终未被批准,尚无行政或司法救济途径,即,不可复议,也不可诉。

    优先审查由实审部门完成,通过之后即可直接获得授权;但PPH是一种由初审部门完成的加快审查机制,不能直接授权,通过PPH之后,实审部门的审查员会继续审查是否涉及修改超范围、得不到说明书支持、不清楚、缺乏必要技术特征等问题,有时还可能引用对比文件质疑新颖性或创造性。

    综上,希望本文可以帮助国内外申请人和中国代理人更有效地利用加速速查机制加快中国申请的审查进度,更好地推进全球专利布局。
标签:专利申请 PPH
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